STS 4381/2000 - Fecha: 27/04/2004
Nº Resolución: 3237/2000- Nº Recurso: 2041/1996	Procedimiento: Recurso de Casación

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo
Tipo de Resolución: Sentencia - Sede: Madrid Ponente: D. Fernando Cid Fontán

Asunto:    Marca "caprichos cuetara" Nº 1.744.882, clase 30 "café, té, cacao, azúcar, arroz tapioca, pastelería, helados, especias ...etc". Recurrente: CUETARA S.A. Recurrido: SOCIETE DES PRODUIT NESTLE, S.A. (Auto admite sólo primer motivo art. 88.1.c) de la LJ., quebrantamiento de formas de la sentencia, art. 359 de la LEC, en relación con el art. 24.1 de la CE. y art. 33.1 y 67.1 de la LJ).


    En el recurso de casación nº 4381/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Josefina Ruiz Ferran, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de CUETARA, S.A., contra la sentencia nº 360 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2401/1996, con fecha 3 de abril de 2000, sobre inscripción de la marca nº 1.744.882, clase 30; siendo parte recurrida la entidad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, asistido de Letrado.




    PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo nº 2401/96, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 360 de fecha 3 de abril de 2000, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los Tribunales don Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la resolución de 23 de abril de 1996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se desestima el recurso ordinario formulado contra la resolución de 5 de octubre de 1995, por la que se concede la inscripción de la marca mixta núm. 1.744.882 "CAPRICHOS CUÉTARA" para amparar productos de la clase 30ª del Nomenclator, declaramos la nulidad de las citadas resoluciones al no ser ajustadas a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de CUETARA, S.A. se interpuso recurso de casación el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.


    SEGUNDO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 28 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra declarando la inscripción de la marca nº 1.744.882, "CAPRICHOS CUETARA, clase 30ª.


    TERCERO.- La Sección Primera de esta Sala, por Auto de fecha 23 de septiembre de 2002, admitió el recurso de casación en cuanto al primer motivo fundado en el artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, y acordó la inadmisión del segundo motivo.


    CUARTO.- Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2002, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso al Procurador Sr. Codes Feijoo, a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que efectuó en escrito presentado el día 19 de diciembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declarara no haber lugar al recurso y se impusieran las costas al recurrente.


    QUINTO.- Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló este recurso de casación para votación y fallo el día 14 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.




    PRIMERO.- En el presente recurso de casación el recurrente articula dos motivos de casación, el primero, al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, tal son las de los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, y artículo 359 de la L.E.C. en relación con el artículo 24.1 de la Constitución; el segundo, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Dado que el auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 23 de septiembre de 2002, solamente admitió el motivo articulado con el número primero, el presente recurso de casación ha de quedar limitado al estudio del mismo.


    SEGUNDO.- El primero motivo de casación articulado y admitido al aparo del artículo 88.1 c) por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional y 359 de la L.E.C., se denuncia que la sentencia incurre en incongruencia omisiva por falta de motivación de la misma; y porque se olvida de resolver cuestiones fundamentales planteadas en la demanda, como son la existencia de numerosos productos admitidos de concesión de marcas en las que aparece la palabra "CAPRICHOS" que subsisten en el Registro, el hecho de que la hoy recurrente ya tenía concedidas las marcas nº. 1.638.343 "CAPRICHOS DE HOJALDRE CUETARA" y nº 1.644.890 "CAPRICHOS DE CHOCOLATE CUETARA", la convivencia pacífica de tales marcas con las oponentes, el carácter común y no reivindicativo de la palabra "CAPRICHOS" y no valoración de las diferencias gráficas entre las marcas y el carácter tridimensional de la marca aspirante, la infracción de reiterada jurisprudencia de esta Sala relativa a que las marcas han de examinarse de forma conjunta y sin descomponer sus elementos.


    TERCERO.- La sentencia recurrida en casación en sus Fundamentos de Derecho Primero y Segundo, plantea el enfrentamiento entre las marcas nº 1.744.882, aspirante tridimensional "CAPRICHOS DE CUETARA", clase 30, y su oponente nº 1.22.409 "CAPRICHOS", clase 30, de la titularidad de NESTLE, S.A., al amparo del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, bajo el prisma de que ambas marcas contienen el término "CAPRICHOS" concediendo carácter prevalente a dicho término y no concediendo fuerza diferenciativa suficiente al término "CUETARA", lo que unido a la coincidencia de productos de ambas incurren en el riesgo de error o confusión incluido en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, y deja sin examinar cuestiones fundamentales planteadas en la demanda que constituyen elemento importante de la pretensión de la parte recurrente que califica de inmotivada e incongruente respecto a su pretensión al no explicar razonadamente por qué se deniega a la recurrente la inscripción de su marca porque contiene el término "CAPRICHOS", cuando se encuentran inscritas numerosas marcas que contienen dicho término, sin explicar por qué no se valora el precedente de que el hoy recurrente tenga inscritas ya dos marcas con el término "CAPRICHOS", que se encuentra conviviendo pacíficamente con todas las demás inscritas con el término "CAPRICHOS", y sin valor el elemento gráfico y tridimensional de la marca aspirante. No ofrece duda a esta Sala que la sentencia recurrida al limitarse a confrontar ambas marcas, exclusivamente bajo el aspecto de comparar su término coincidente "CAPRICHOS", incurre en evidente error infringiendo la reiterada jurisprudencia de esta Sala relativa a que la comparación ha de hacerse del conjunto de ambas marcas y sin descomponer sus elementos para apreciar la semejanza fonética y gráfica, lo que no se ha producido en el presente caso, en el que la Sala de instancia al comprobar que ambas marcas contienen el término "CAPRICHOS", y que coinciden en sus productos, renuncia a examinar el resto de sus elementos, el gráfico, el tridimensional y el denominativo "CUETARA", que actúan como verdadero elemento diferenciativo de la marca "CUETARA", y que lo diferencia de todas las demás marcas que contienen el término "CAPRICHOS" de "DIOSA", de "ORTÍZ", del "MAR", de "ALASKA", etc., y sin tener en cuenta el hecho que genera injusticia, de que la recurrente "CUETARA" es titular de otras dos marcas "CAPRICHOS CUETARA" (de HOJALDRE y de CHOCOLATE), que conviven pacíficamente con la marca "CAPRICHOS" de NESTLE, S.A.. Procede en consecuencia, estimar el único motivo de casación admitido, apreciando la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida y casando y anulando dicha sentencia.


    CUARTO.- Casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala, se convierte en Sala de instancia para resolver con plena jurisdicción el problema de fondo planteado en el recurso contencioso- administrativo nº 2401/1996, en el recayó la sentencia nº 360 de 3 de abril de 2000 casada y anulada por no ser conforme a Derecho. Dicho recurso contencioso-administrativo se interpuso por la entidad NESTLE, S.A., ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de abril de 1996, que desestimó el recurso ordinario interpuesto por NESTLE, S.A., contra otra de dicha Oficina de fecha 5 de octubre de 1995, acordando la inscripción en el registro solicitada por CUETARA, S.A., para la marca nº 1.744.882 "CAPRICHOS CUETARA", tridimensional con gráfico en los envases superior e inferior de una caja de pastas en colores, apareciendo en todas sus marcas la denominación y el óvalo de "CUETARA", para la clase 30, para proteger "café, té, azúcar, arroz, tapioca, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias y hielo", pese a la oposición de NESTLE S.A., como titular de la marca nº 1.22.409 "CAPRICHOS", clase 30, siendo el aspirante CUETARA titular registral de las marcas nº. 1.638.343 "CAPRICHOS DE HOJALDRE", nº 1.644.890 "CAPRICHOS DE CHOCOLATE CUETARA", ambas de la clase 30. En definitiva la cuestión a resolver en el recurso contencioso-administrativo nº 2401/1996, quedó reducida a pronunciarse si el titular registral de las marcas "CAPRICHOS CUETARA", clase 30, tiene o no habilitación legal para pedir una nueva marca "CAPRICHOS CUETARA", clase 30, que se encuentran conviviendo pacíficamente con otras marcas que contienen el término "CAPRICHOS", entre las que se encuentra la del recurrente, a lo que hay que añadir que la marca aspirante refuerza su diferenciación con todas las anteriores teniendo por elemento gráfico que introduce con el carácter tridimensional de la marca aspirante.


    QUINTO.- Establece el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, de tal manera que la Ley 32/1988, contempla tres elementos a tener en cuenta para la comparación entre marcas, cuales son, la identidad o semejanza fonética, la identidad o similitud de productos o servicios y el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, lo cual, aplicado al caso presente, nos lleva a la comparación fonética de ambas marcas mediante un examen visual y global y aunque aparece en ambas el elemento "CAPRICHO", y como elemento diferenciador el término "CUETARA", apreciado en su conjunto suena fonéticamente al oído de forma muy diferente en cuanto destaca el elemento "CUETARA", que actúa como apellido diferenciativo y aunque es manifiesta la identidad o similitud de los productos o servicios que las mismas protegen, la diferencia fonética y gráfica de ambas no permite suponer se produzca el peligro de inducir a error o confusión en el consumidor medio -persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales-, y que además, dada la titularidad registral del aspirante respecto del término "CAPRICHO" y los mismos productos no introduce ningún elemento nuevo y distinto de los que ya están conviviendo con todas las marcas inscritas con el término "CAPRICHOS", sin producir el posible riesgo de confusión. Con lo cual, llegamos a idéntica conclusión que la que mantuvo la Oficina Española de Patentes y Marcas en sus resoluciones de 5 de octubre de 1995 y 23 de abril de 1996, para acordar la inscripción registral de la marca aspirante, actos anulados por la sentencia recurrida, y procede en consecuencia, declarar que los actos del Registro impugnados en el presente recurso, son plenamente conformes a Derecho y en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo nº 2401/1996.


    SEXTO.- Procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin hacer expresa imposición de las costas procesales originadas.


    En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,




    1º) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4381/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Josefina Ruiz Ferran, en nombre y representación de CUETARA, S.A., contra la sentencia nº 360 de fecha 3 de abril de 2000, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 2401/1996, casando y anulando dicha sentencia.


    2º) En su lugar dictamos otra sentencia por la que se desestima el recurso contencioso- administrativo nº 2401/1996 interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de abril de 1996 que en vía de recurso ordinario confirmó otra de 5 de octubre de 1995 que acordó la inscripción registral de la marca nº 1.744.882, tridimensional "CAPRICHOS CUETARA", clases 30, que declaramos conformes a Derecho acordando la definitiva inscripción registral de la marca nº 1.744.882, clase 30.


    3º) No hacemos expresa condena en costas ni de las causadas en primera instancia ni de las ocasionadas por el presente recurso de casación.


    Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos


    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.