SENTENCIA

    En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil siete.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados,
los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia
Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de
menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintidós de Barcelona; cuyos
recursos fueron interpuestos por la entidad PERNOD RICARD, S.A., representada por el Procurador D.
Ernesto García-Lozano Martín y la entidad DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A., representada por el
Procurador D. Enrique Sorribes Torra.


    ANTECEDENTES DE HECHO  

    PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Alberto Grasa Fábrega, en nombre y representación de la entidad Pernod Ricard, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Veintidós de Barcelona, siendo parte demandada la entidad "Destilerías del Penedés, S.A.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "DECLARANDO.- PRIMERO.- que la demandante, PERNOD RICARD, S.A., como titular de la Marca Internacional R 211.576 , tiene el derecho exclusivo y excluyente frente a terceros sobre lo reivindicado y protegido por esta marca. SEGUNDO.- que la demandada DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A. con utilización de la etiqueta que incluye en su bebida de absenta, interfiere y lesiona los derechos derivados a favor de PERNOD RICARD de la inscripción de la marca internacional R 211.576, debiendo de forma inmediata cesar en el uso de dicha etiqueta que se sirve de lo reivindicado por dicha Marca Internacional así como abstenerse de utilizar cualquier otro diseño que con ellas se confunda.

    TERCERO.- que la demandada DESTILERIA DEL PENEDES, S.A. con la utilización en su bebida de licor  de absenta, de la etiqueta que se denuncia con la presente demanda, produce un acto de competencia desleal frente a la de la demandante PERNOD RICARD. CUARTO.- que la demandada DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A. con la etiqueta que ha venido empleando en la distinción y señalamiento de una bebida pastís, ha originado perjuicios a la demandante, por lo que deberá indemnizar a la misma tanto en los perjuicios como en el daño ocasionado, que deberá ser cuantificado en periodo de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo establecido en el art. 38 c) de la Ley de Marcas. CONDENANDO. PRIMERO .- a la demandanda DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A., a estar y pasar por las anteriores declaraciones.

    SEGUNDO.- a cesar en forma inmediata en el uso de la etiqueta que utiliza en la presentación del producto licor de absenta tal y como se desprende que viene realizándolo en la actualidad de acuerdo con lo que figura en el documento número 11 de la demanda o cualesquiera otra etiqueta cuyas características resulten confundibles con la Marca Internacional R 211.576. TERCERO.- a retirar del tráfico mercantil y destruir las botellas con las etiquetas a que se refiere el anterior punto de condena. CUARTO.- a indemnizar a la demandante por los perjuicios ocasionados hasta la fecha y cuya cuantificación se efectuará en periodo de ejecución de Sentencia conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 38 de la Ley de Marcas , con las bases establecidas en fase probatoria y aquellas que puedan igualmente determinarse en fase de ejecución. QUINTO.- a la publicación, a costa de la demandada, de la Sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional de los que se editen en la ciudad de Barcelona. SEXTO.- a las costas del presente procedimiento.".

    2.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad Destilerías del Penedés, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando dicha demanda y absolviendo de la misma a esta parte demandada, con el oportuno pronunciamiento sobre las costas.".

    3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.

    Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Veintidós de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 9 de marzo de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Grassa Fabrega, en nombre y representación de Pernod Ricard, S.A. contra Destilerías del Penedes, S.A., debe acordar lo siguiente: A) declarar y declaro: 1º que la demandante Pernod Ricard S.A. como titular de la Marca Internacional R211.576 tiene derecho exclusivo y excluyente frente a terceros sobre lo reivindicado y protegido por esa marca; 2º que la demandada DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A., con la utilización de la etiqueta que incluye en su bebida de absenta descrita en el fundamento jurídico tercero de esta resolución, interfiere y lesiona los derechos derivados a favor de Pernod Ricard de la inscripción de la Marca Internacional R211.576, debiendo de forma inmediata cesar en el uso de dicha etiqueta que se sirva de lo reivindicado por dicha Marca Internacional, así como abstenerse de utilizar cualquier otro diseño que con ella se confunda; 3º. que la demandada con la utilización de su bebida de licor de absenta, de la etiqueta que se denuncia con la presente demanda, produce un acto de competencia desleal frente a la de la demandante Pernod Ricard; 4º, que la demandada con la etiqueta que ha venido empleando en la distinción y señalamiento de una bebida de absenta, ha originado perjuicios a la demandante; condenando a la demandada: 1º, a estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2º, a cesar en forma inmediata en el uso de la etiqueta que utiliza en la presentación del producto licor de absenta, o cualesquiera otra etiqueta cuyas características resulten confundibles con la Marca Internacional R211.576; 3º, a retirar del tráfico mercantil las botellas con las etiquetas a que se refiere el anterior punto de condena sin que proceda la destrucción de las botellas que se pide, por no estar previsto en la Ley, y por quedar suficientemente garantizado el derecho de la demandante, a través de la retirada del tráfico mercantil del producto competidor; 4º, a indemnizar a la demandante por los perjuicios ocasionados y cuya cuantificación se efectuará en periodo de ejecución de sentencia conforme a lo establecido en el apartado c) del art. 38 de la Ley de Marcas , utilizando como parámetro el precio que el demandado hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, teniendo en consideración la notoriedad y prestigio de la marca propiedad de la actora y con el límite temporal de cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda -Marzo 1.997- y 5º, a la publicación a costa de la demandada de la sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional de los que se editen en la ciudad de Barcelona; condenando a la demandada al pago de las costas del presente juicio.".

    SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Destilerías del Penedés, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 8 de septiembre de 2.000 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos en parte, el recurso de apelación interpuesto, por Destilerías del Penedés, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Veintidós de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la modificamos en el solo sentido de dejar sin efecto los pronunciamientos de su fallo que seguidamente se  indican, con la consiguiente absolución de la ahora recurrente, y mantenimiento del resto. Los pronunciamientos que dejamos sin efecto son: El segundo (2º) o de declaración de la violación de la marca internacional R 211.576; el cuarto, apartado cuarto (4º-4º) o de condena de la demandada a indemnizar a la demandante en los perjuicios; y el quinto (5º) o de publicación de la Sentencia. Sobre las costas del recurso no formulamos especial pronunciamiento.".

    TERCERO.- 1.- El Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de la entidad Destilerías del Penedés, S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 8 de septiembre de 2.000, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción por aplicación indebida y errónea del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.981 , en relación con el art. 1.964 del Código Civil , en relación con el art. 2.3 del Código Civil. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal, se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 6 y 3.2 de la Ley de Competencia Desleal de 1.991 , con violación del art. 2.3 del Código Civil. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal .

    2.- El Procurador D. Ernesto García-Lozano Martín, en nombre y representación de la entidad Pernod Ricard, S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 8 de septiembre de 2.000, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción por inaplicación de los arts. 3.1 y 12.1,a) de la Ley 32/88 de Marcas , ambos en relación con el art. 1 de la misma Ley. SEGUNDO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 13.c) de la Ley 32/88 de Marcas , en relación con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París. TERCERO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 30 y 31 de la Ley 32/88 de Marcas , en relación con los arts.

    35 y 36 de la misma Ley. CUARTO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 36 y 37 de la Ley 32/88 de Marcas , en relación con los arts. 31 y 35 de la misma Ley .

    3.- Admitidos los recursos y evacuado el traslado, el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre de la entidad "Destilerías del Penedés S.A." y el Procurador D. Ernesto García Lozano Martín, en nombre y representación de la entidad Pernod Ricard S.A., presentaron respectivos escritos de impugnación a los recursos formulados de contrario.

    4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 8 de noviembre de 2.007, en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre Derechos marcario y de la competencia desleal, pretendiéndose por la empresa titular de una marca internacional notoria relativa a una bebida alcohólica la condena de otra empresa que utiliza en el embotellado de otra bebida alcohólica un diseño de etiqueta que interfiere y lesiona los derechos exclusivo y excluyente de la marca y que por similitud con la pretensión de los productos de la actora crea confusión en los consumidores sobre la respectiva procedencia empresarial.

    Por la entidad mercantil PERNOD RICART S.A. se dedujo demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y competencia desleal contra la entidad DESTILERIAS DEL PENEDES S.A. en la que solicita se declare: Primero: que la demandante PERNOD RICARD S.A., como titular de la Marca Internacional R 211.576, tiene el derecho exclusivo y excluyente frente a terceros sobre lo reivindicado y protegido por esta marca. Segundo: que la demandada DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A., con la utilización de la etiqueta que incluye en su bebida de absenta, interfiere y lesiona los derechos derivados a favor de PERNOD RICARD de la inscripción de la marca internacional R 211.576, debiendo de forma inmediata cesar en el uso de dicha etiqueta que se sirve de lo reivindicado por dicha Marca Internacional así como abstenerse de utilizar cualquier otro diseño que con ellas se confunda. Tercero: que la demandada, con la utilización en su bebida de licor de absenta de la etiqueta que se denuncia con la presente demanda, produce un acto de competencia desleal frente a la demandante; Cuarto: que la demandada, con la etiqueta que ha venido empleando en la distinción y señalamiento de una bebida pastís, ha originado perjuicios a la demandante, por lo que deberá indemnizar a la misma tanto en los perjuicios como en el daño ocasionado, que deberá ser cuantificado en periodo de ejecución de sentencia, de acuerdo con lo establecido en el art.

    38 c) de la Ley de Marcas . Y solicita se condene a la demandada: a cesar en forma inmediata en el uso de la etiqueta que utiliza en la presentación del producto licor de absenta tal y como se desprende que viene realizándolo en la actualidad de acuerdo con lo que figura en el documento número 11 de la demanda, o cualesquiera otra etiqueta cuyas características resulten confundibles con la Marca Internacional R 211.576;  a retirar del tráfico mercantil y destruir las botellas con las etiquetas a que se refiere el anterior punto de condena; a indemnizar a la demandante por los perjuicios ocasionados hasta la fecha y cuya cuantificación se hará en periodo de ejecución de Sentencia conforme a lo establecido en el apartado c) del artículo 38 de la Ley de Marcas , con las bases establecidas en fase probatoria y aquéllas que puedan igualmente determinarse en fase de ejecución; y a la publicación, a costa de la demandada, de la Sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional de los que se editen en la ciudad de Barcelona.

    La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 22 de Barcelona, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 228 de 1.997, estima la demanda anteriormente expresada.

    La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de la citada Capital el 8 de septiembre de 2.000, en el Rollo núm. 647 de 1.998, estima en parte el recurso de apelación interpuesto por Destilerías del Penedés S.A., modificando la resolución recurrida en el sólo sentido de dejar sin efecto los pronunciamientos de su fallo que seguidamente se indican, con la consiguiente absolución de la ahora recurrente, y mantenimiento del resto. Los pronunciamientos que se dejan sin efecto son: el segundo (2º) o de declaración de violación de la marca internacional R 211.576; el cuarto, apartado cuarto (4º.4º) o de condena a indemnizar a la demandante en los perjuicios; y el quinto (5º) o de publicación de sentencia.

    Contra dicha Sentencia se interpusieron sendos recursos de casación por las partes. El interpuesto por PERNOD RICARD se articula en cuatro motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC , en los que respectivamente se denuncia infracción de los arts. 3.1 y 12.1,a) de la Ley 32/88, de Marcas , en relación con el art. 1 de la misma Ley (motivo primero ), del art. 13 c) de la Ley 32/88, de Marcas , en su relación con el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París (motivo segundo ), de los arts. 30 y 31 en íntima relación con los arts. 35 y 36 de la Ley 32/1.988, de Marcas (motivo tercero ); y de los arts. 36 y 37 en su íntima relación con los arts. 31 y 35 de la misma Ley anterior (motivo cuarto ). El recurso de casación interpuesto por DESTILERIAS DEL PENEDES S.A. se articula en tres motivos, todos ellos por el cauce casacional del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC , en los que respectivamente se acusa infracción de los arts. 21 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.991 , en relación con el art. 1.964 y 2.3 CC (motivo primero), 6 y 3.2 de la LCD y 2.3 CC (motivo segundo), y 5 de la LCD (motivo tercero).

    RECURSO DE PERNOD RICARD, S.A.

    SEGUNDO.- El recurso de la entidad actora PERNOD RICARD S.A. hace referencia, en coherencia con su legitimación casacional (art. 1.691 LEC ), a la acción de Derecho marcario, la que, habiendo sido estimada en la Sentencia del Juzgado, fue desestimada en la Sentencia de la Audiencia Provincial. Resulta obvio decir que el objeto del recurso de casación es la Sentencia dictada en apelación, pero no está de más resaltarlo, y sobre todo hacer hincapié en que el recurso se da contra el fallo y contra los fundamentos jurídicos que constituyen "ratio decidendi". Y a ello debe añadirse que la función de la casación es la de comprobar si se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico, controlando si es acertada la aplicación de la normativa vigente a la cuestión de hecho fijada en la resolución impugnada. Ello significa que la casación se centra en la "questio iuris", de modo que no tiene acceso a la misma la contradicción de la "questio facti", salvo el supuesto excepcional en que quepa denunciar error en la valoración de la prueba por error de hecho patente o notorio, arbitrariedad, irracionalidad o conculcación de un precepto legal valorativo de prueba, sin que quepa mezclar cuestiones fácticas y jurídicas, al ser exigible una nítida separación en sus respectivos planteamientos, ni efectuar una valoración global de la prueba o revisión general de lo resuelto mediante una nueva valoración del material probatorio, porque, caso de permitirse la denuncia de infracciones de esta índole, se convertiría el recurso de casación en una tercera instancia contrariando la función y naturaleza del mismo. Y así lo viene reiterando la jurisprudencia de esta Sala de modo pacífico, de la que son indicativas entre las Sentencias más recientes las de 21 y 22 de septiembre y 27 de octubre de 2.005 y 13 de febrero, 16 y 30 de marzo, 15 y 19 de junio, 21 de septiembre, 11, 25, 26 y 27 de octubre, 16 y 21 de noviembre y 29 de diciembre de 2.006 .

    El razonamiento anterior es de consignación necesaria porque los motivos del recurso inciden en los defectos expresados al discutir la valoración probatoria de la resolución recurrida, para a continuación sentar las premisas fácticas "pro domo suo", y mezclar las cuestiones de hecho con las de derecho, incluso en alguna ocasión bajo un enunciado en el que los preceptos indicados son ajenos a la controversia, entendida como tema litigioso -"causa ex controversia constans"-.

    Para clarificar la respuesta casacional y evitar lo más posible las repeticiones argumentativas es oportuno partir de la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, que constituye el punto nuclear sobre el que el recurso debió centrar su ataque. La Sentencia de la Audiencia desestima la acción de violación de la marca de la actora porque no se ha probado que la demandada viole, con la presentación (etiqueta) de su producto, la marca internacional de que es titular la demandante, a quién corresponde la carga de la prueba,  y, añadimos aquí, por ello debe sufrir las consecuencias desfavorables correspondientes. El discurso del juzgador "a quo" es nítido, y cabe sistematizarlo diciendo: a) La prueba de la violación no puede resultar sino de comparar el signo cuyo registro fue concedido y al que se vincula la facultad de exclusión con el que identifica en el mercado los productos de la demandada, y sucede que uno de los términos de esa comparación no ha quedado definido en el proceso con unos perfiles suficientes para poder afirmar producida (o no) la violación contra la que permite reaccionar el art. 31 de la Ley 32/1.998 , ya que en las actuaciones no hay más representación del signo registrado como R 211.576 {número de la marca internacional mixta} que la fotocopia aportada como documento número cinco de la demandada -folio número 33-; b) La comparación que contiene ese documento con el que aparece en las botellas vendidas por la demandada necesitaba de alguna prueba complementaria que hubiera permitido llegar a conclusiones mínimamente seguras al respecto; y. c) Y ello tanto más si se tiene en cuenta que el elemento más significativo de la marca es la denominación "pernod fils", que no aparece en las etiquetas de la demandada, en las que se recoge la palabra "absinthe", y, por otro lado, que dichas etiquetas contienen más elementos gráfico denominativos que los que fueron objeto de registro.

    La contradicción de dicho acervo argumentativo sólo es posible en el ámbito de lo que se denomina "questio facti". No se advierte como la resolución recurrida puede infringir por inaplicación los arts. 1 ; 3.1; 12.1, a; 13,c); 30, 31, 35, 36 y 37 de la Ley de Marcas 32/1.988, y 6 bis del Convenio de la Unión de París de 1.883 (revisado en el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967 ), ni la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Civil, que es la única jurisprudencia relevante para resolver un recurso de casación de esta naturaleza. El problema es probatorio y de dosis de prueba. Y esta Sala viene declarando de forma reiterada que para combatir la apreciación fáctica sentada en la resolución recurrida es preciso denunciar error en la valoración probatoria, lo que exige plantear un motivo en el que se exprese el precepto legal idóneo, por contener una regla de prueba, que se estime conculcado, o bien concretar en que ha consistido el error de hecho notorio (patente o palmario), arbitrariedad o irracionalidad denunciada, y que concurren los presupuestos con que estos conceptos se configuran por la doctrina del Tribunal Constitucional como determinantes de negación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE . En tal sentido, entre otras, las Sentencias de 3 y 27 de enero; 1 y 14 de febrero; 9, 23 y 24 de marzo; 11 de mayo; 16 y 21 de junio; 3 y 20 de julio; 29 de septiembre; 16 y 24 de octubre y 17 de noviembre de 2.006; y 29 de marzo; 25 y 30 de abril; 4 , 17 y 25 de mayo; 12 de julio; y 3 de octubre de 2.007 . No es suficiente citar preceptos del ordenamiento jurídico sino que tienen que ser los adecuados para incardinar el tema que se denuncia. Y no son idóneos al efecto los preceptos que se mencionan en los motivos porque el problema no se encuentra en la aplicación de su previsión normativa, sino que falta el supuesto histórico que pueda ser comprendido en el supuesto normativo. Por otra parte, la sentencia impugnada sienta que la prueba documental ofrecida por la parte actora para definir los perfiles del signo registrado (marca internacional mixta R 211.576) ha sido insuficiente, y tal apreciación no es susceptible de ser revisada en casación, salvo arbitrariedad o irrazonabilidad, que no constan, porque la determinación de la dosis o tasa de prueba precisa para tener acreditado un hecho, salvo los supuestos de prueba legal o tasada, corresponde, conforme al coeficiente de elasticidad, a la función soberana del juzgador que conoce en instancia (SS. 24 de abril de 2.003 y 4 de octubre de 2.007 ).

    Por todo ello se desestiman los cuatro motivos, debiendo señalarse como respuesta individual que: a) Los arts. 1 ; 3.1 y 12.1 de la Ley 32/1.988, de Marcas, que se alegan en el motivo primero infringidos por inaplicación, no contienen preceptos valorativos de prueba, ni han sido desconocidos por la sentencia recurrida en sus respectivos contenidos, pues éstos son ajenos al "thema decidendi"; b) Lo mismo sucede mutatis mutandis con los arts. 13,c de la Ley 32/1.988 y 6 bis del Convenio de la Unión de París, cuya infracción se denuncia en el motivo segundo ; c) La resolución recurrida reconoce a la actora la titularidad de la marca internacional, manteniendo el pronunciamiento correspondiente de la sentencia de primera instancia, a pesar de que por la parte demandada en su escrito de impugnación se hace especial y reiterativo hincapié en la falta de prueba al respecto, si bien inexplicablemente no recurre tal particular, pues limita el ámbito del recurso al tema de la competencia desleal. Sin embargo, la sentencia impugnada no desconoce los arts. 30 LM 1.988 -sobre el derecho exclusivo del titular de marca registrada para utilizarla en el mercado- y 31 de la misma Ley -sobre prohibición de utilización por terceros-, los cuales se alegan como conculcados en el motivo tercero . Para poder apreciar la infracción habría sido necesario que en la configuración del supuesto fáctico histórico se reconociera la identidad o semejanza de los signos en litigio, y para tal juicio de valor es preciso que estén definidos los perfiles de uno y otro, lo que en el caso no ocurre por falta de aportación probatoria suficiente respecto de las características reales de la marca de la entidad actora. Y tal deficiencia no se puede suplir como pretende la parte recurrente con un enunciado inapropiado y una construcción fáctica "pro domo sua" que pretende deducir de un "espigueo" de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida que no se corresponde con su contenido, e incide en supuesto de la cuestión, pues no hay base en la misma para identificar el gráfico de la marca con el etiquetado (de las botellas) pertenecientes a la actora, y sin que, por lo demás, sea admisible pretender un juicio de contraste  que exigiría un examen de los autos por este Tribunal para hacer unas comprobaciones probatorias, que no se corresponden con el enunciado del motivo, ni lo permite la función del recurso de casación, que no constituye una tercera instancia; y, d) Finalmente, para que se puedan plantear las acciones a que se refieren los artículos expresados en el motivo cuarto -35, 36 y 37 de la LM 32/1.988 - es necesario que se dé el presupuesto normativo de lesión o violación del derecho de marca del que accionante es titular, por lo que, si no consta acreditado tal antecedente, la consecuencia pretendida deviene jurídicamente imposible.

    RECURSO DE DESTILERÍAS DEL PENEDÉS

   TERCERO.- En el primer motivo del recurso se alega infracción del art. 21 de la ley de Competencia desleal de 10 de enero de 1.991 en relación con los arts. 1.964 y 2.3 del Código Civil .

    Dejando a un lado que el planteamiento no es formalmente adecuado dado que el problema que se suscita no es de aplicación indebida y errónea del art. 21 LCD , sino de inaplicación, sobre lo que sin embargo se hace abstracción para no incurrir en un excesivo rigor formal propio de un sistema casacional periclitado, procede señalar que el motivo trata de combatir la desestimación por parte de la Sentencia recurrida de la excepción de prescripción extintiva de la acción de cesación de competencia desleal.

    La excepción expresada se formula de modo harto sucinto, aunque suficiente, en el escrito de contestación (f. 138 de autos), mencionando el art. 21 LCD y argumentando que "la introducción en el mercando de la absenta FHILIP que comercializa esta parte se produjo hace más de diez años, constando documentalmente incluso la autorización de la comercialización de este producto ABSINTHE PHILIP desde 1.985".

    La Sentencia del Juzgado no se refirió a la excepción, y la Sentencia de apelación (aquí recurrida) la desestima razonando que "no cabe entender prescrita la acción cuando se ha continuado la ejecución de actos desleales que son distintos jurídicamente de los anteriores, por más que de la misma especie que ellos. En ese caso cada acto nuevo posibilita el ejercicio de una acción de competencia desleal sometida a un plazo propio de prescripción. Debe, por ello, ser desestimado el recurso en lo relativo a los actos tipificados en el art. 6 de la Ley 3/91 ".

    El motivo del recurso discrepa de dicho razonamiento, y después de resaltar que la sentencia recurrida acepta que el producto ABSINTHE PHILIP viene comercializándose desde hace más de dieciocho años y que el art. 21 LCD establece bien claramente que "las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto", efectúa diversas alegaciones en apoyo de su discrepancia. Se aduce al efecto, en apretada síntesis: que la propia Ley de 1.991 impone una consideración global o unitaria de la actividad desleal definiéndola como un "comportamiento (arts. 2, 5, 6 y otros de la Ley ) o considerándola como un acto unitario o único, lo que parece estar en contradicción con la idea de la multiplicación infinita que propone la sentencia, de forma que sea cada acto material aislado lo que deba ser enjuiciado como entidad distinta, en vez de enjuiciar unitariamente el "comportamiento" integrado por un número indeterminado de actos materiales repetidos o no, de acuerdo con lo propio de cualquier "comportamiento"; que la tesis de la sentencia recurrida lleva al contrasentido y al absurdo de considerar que la acción de cesación contra los comportamientos de supuesta competencia desleal no prescribe en momento alguno si tales comportamientos persisten indefinidamente, lo que, además, no parece excesivamente compatible con la idea del ordenamiento jurídico como factor básico de convivencia y de paz social; que si cualquier conducta discutible en cuanto a posible competencia desleal persiste durante un largo tiempo, pero luego cesa, la acción de cesación tampoco prescribirá, pues lo que ocurrirá es que faltará ya la base para esta acción de cesación; y finalmente, a mayor abundamiento, que, como los hechos son notoriamente anteriores a la promulgación de la Ley de 1.991 , en cualquier caso sería aplicable el plazo de prescripción de las acciones personales del art. 1.964 CC .

    El motivo se desestima con base en la doctrina jurisprudencial (de la que sólo se separa alguna resolución aislada) representada por las Sentencias de 16 de junio de 2.000, 30 de mayo de 2.005, 29 de diciembre de 2.006 y 29 de junio de 2.007 , con arreglo a la que el art. 21 LCD no es aplicable a la acción de cesación cuando se trata de actos desleales continuados que subsisten en el momento de ejercicio del derecho, de modo que en el supuesto de una serie intermitente de actos el plazo de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto de competencia desleal (S. 29 de diciembre de 2.006), es decir, que la posibilidad del ejercicio de la acción se reproduce con cada acto del mismo tipo que el infractor repita, renovándose, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción, mientras se mantenga la situación antijurídica generada por una acto desleal continuado (S. 29 de junio de 2.007).

     Como necesaria respuesta a la argumentación del motivo es oportuno resaltar lo razonable de sus alegaciones (salvo la última referida a la aplicación del plazo de quince años del art. 1.964 CC respecto de lo que basta decir para su rechazo que se trata de una cuestión nueva por no haberse suscitado en el escrito de contestación a la demanda), sin embargo, como la propia recurrente reconoce (F. 12 de su escrito de recurso) y así también lo ha dicho esta Sala (S. 29 de diciembre de 2.006 ), el tema es polémico, y aunque hay argumentos consistentes que abonan la postura de la entidad demandada, singularmente la literalidad del precepto del art. 21 LCD y los principios de seguridad jurídica y libertad de empresa, ello no obstante, también son notables las razones dogmáticas y prácticas que se recogen en las Sentencias de esta Sala en justificación de la doctrina mantenida (la distinta estructura que pueden presentar los comportamientos de competencia desleal; la inspiración de la norma en el Derecho alemán con el efecto de que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquél al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores, cuyo planteamiento es coherente con la concepción de la prescripción como instituto que afecta a la acción, no al derecho, de manera que cuando un acto de competencia desleal viene a conculcar el derecho, éste se activa; la distinta naturaleza de las varias acciones previstas en la LCD que dan lugar a diversas perspectivas en relación con la aplicabilidad de la norma; el laconismo e insuficiencia normativa del art. 21 LCD , en relación con el apartado anterior; la interpretación restrictiva del instituto de la prescripción extintiva, etc.). Y a ello deben añadirse, por un lado, consideraciones lógicas, que entroncan con el criterio legislativo de imprescriptibilidad de la acción de cesación manifestado en ciertas Leyes (recordemos ad ex.

    arts. 14.2 de la Ley 21/1.995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados, y 19.1 de la Ley 7/1.998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, ambos preceptos redactados por la Ley 39/2.002, de 28 de octubre ), así como la similitud que presenta la situación contemplada con la de las inmisiones ilegítimas, cuya imprescriptibilidad, por diversos motivos, es la solución jurídica más razonable (y sin perjuicio de la excepcional posibilidad de consolidar cuando el sujeto beneficiado pueda usucapir un derecho real), y, por otro lado, que, en el actual marco normativo, no quedan desatendidos los principios antes expresados, ni se produce una desprotección de legítimos intereses, pues su salvaguardia queda asegurada, cuando se dén las situaciones que la exijan, mediante la aplicación de las doctrinas del abuso del derecho, de la buena fe, fraude de ley y retraso desleal en el ejercicio del derecho ("verwirkung"), que en el caso no se plantean.

    Por ello, como se dijo, el motivo decae.

    CUARTO.- En el motivo segundo se alega infracción, por aplicación indebida, de los arts. 6 y 3.2 de la Ley de Competencia Desleal de 1.991 , con violación del art. 2.3 del Código Civil .

    El motivo se desestima por dos razones: La primera porque el problema litigioso se plantea y discute bajo el ámbito de operatividad de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , y así se admite por la propia parte demandada en su escrito de contestación, con lo que el planteamiento del motivo altera el objeto del debate.

    La segunda razón consiste en que la argumentación que se hace en la Sentencia recurrida en relación a la objeción del diferente tipo de bebida alcohólica que comercializan actora y demandada, y que, consecuentemente, no entran en relación de competencia, es oportunamente traída a colación y plenamente acertada en su contenido, porque la existencia de una conducta desleal ( en el caso del art. 6º LCD ) no requiere que tenga lugar en una situación de competencia, conforme establece expresamente el art. 3.º2 LCD , sino que es suficiente que se produzca en el mercado y con fines concurrenciales (art. 2º LCD ), ya que como se indica en el preámbulo de la Ley, la misma introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal, la cual deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado.

    QUINTO.- En el motivo tercero se alega que la sentencia recurrida viola, en todo caso, el art. 5º de la Ley de Competencia Desleal .

    El motivo se desestima porque el precepto de que se trata, con arreglo al que "se reputa desleal todo comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe", no tiene nada que ver con lo que se razona en el cuerpo del motivo, ni fue contemplado en la sentencia recurrida, que aplicó la figura típica específica de "acto de confusión" del art. 6º LCD , ni es aplicable, porque, como repetidamente ha declarado esta sala, la cláusula general del art. 5º no supone una norma complementaria o interpretativa de los distintos actos de competencia desleal previstos en los arts. 6º a 17 de la LCD , sino una figura de ilícito de competencia desleal de carácter genérico, y únicamente de posible operatividad cuando no se dan  los presupuestos para incardinar el comportamiento concurrencial denunciado en alguno de los tipos de injusto especificados, cuya estimación excluye la del art. 5º LCD .

    SEXTO.- La desestimación de todos los motivos de los dos recursos conlleva la declaración de no haber lugar a los mismos, y a la condena en costas causadas en los respectivos recursos, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

    Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


     FALLAMOS

    PRIMERO.- Que declaramos no haber lugar al recurso interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil PERNOD RICARD S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 8 de septiembre de 2.000 en el Rollo núm. 647 de 1.998, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía núm. 228 de 1.997 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 22 de la misma Ciudad, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso; y, SEGUNDO.- Asimismo, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil DESTILERIAS DEL PENEDES, S.A. contra la misma Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso.

    Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

    Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados.

    PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO.

     SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.